近日，備受關(guān)注的澳大利亞技術(shù)公司Rokt Pte Ltd（以下簡(jiǎn)稱(chēng)Rokt）訴專(zhuān)利專(zhuān)員一案（[2018] FCA 1988）終于迎來(lái)了法院的宣判。澳大利亞聯(lián)邦法院合議庭最終裁定Rokt的申請(qǐng)為“一項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)方案”，并確定其主張的發(fā)明不是具備可專(zhuān)利性的客體。
聯(lián)邦法院合議庭在專(zhuān)利專(zhuān)員對(duì)Rokt的反訴（[2020] FCAFC 86）中推翻了初審法官的裁決，并確定Rokt的主張不是“制造方法”，因此不是可獲得專(zhuān)利的客體。
該案涉及Rokt的一項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)，是名為“數(shù)字廣告系統(tǒng)和方法”的應(yīng)用程序，與計(jì)算機(jī)實(shí)施系統(tǒng)和方法有關(guān)。當(dāng)用戶(hù)訪問(wèn)網(wǎng)站時(shí)，該系統(tǒng)和方法通過(guò)提供“參與要約”將用戶(hù)鏈接到在線廣告。參與要約基于用戶(hù)先前的互動(dòng)情況提供了一個(gè)有情境的廣告系統(tǒng)，該系統(tǒng)向更有可能與廣告互動(dòng)的用戶(hù)顯示特定的要約，相比傳統(tǒng)數(shù)字廣告方法，新系統(tǒng)提高了用戶(hù)的參與度。
2017年，專(zhuān)利專(zhuān)員代表在聽(tīng)證會(huì)上基于該申請(qǐng)不是“制造方法”的理由認(rèn)定其不具備可專(zhuān)利性，駁回了Rokt的申請(qǐng)。2018年，Rokt成功地將聽(tīng)證決定的結(jié)果上訴至聯(lián)邦法院，該法院裁定該申請(qǐng)的發(fā)明指向可專(zhuān)利的客體。此后，專(zhuān)利專(zhuān)員對(duì)該裁決提出異議，并向聯(lián)邦法院合議庭提出上訴。
本次裁決完全遵循了聯(lián)邦法院合議庭2019年底發(fā)布的關(guān)于Encompass Corporation Pty Ltd訴Info Track Pty Ltd（[2019] FCAFC 161）案的裁決中評(píng)估可專(zhuān)利客體的指導(dǎo)原則，重點(diǎn)關(guān)注專(zhuān)利申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中披露的內(nèi)容和細(xì)節(jié)以評(píng)估該發(fā)明是否為一個(gè)方案，并且考慮該方案在計(jì)算機(jī)中的實(shí)施情況。
推翻初審法官的裁決
最終，法官雷雷斯（Rares）、尼古拉斯（Nicholas）和伯利．杰伊（Burley JJ）確定了初審法官在初次判決中的錯(cuò)誤，因?yàn)樗^(guò)于依賴(lài)Rokt技術(shù)專(zhuān)家韋斯普爾（Verspoor）的意見(jiàn)，并采納了她對(duì)確定該發(fā)明本質(zhì)問(wèn)題的答案。此外，還發(fā)現(xiàn)初審法官依賴(lài)說(shuō)明書(shū)中確定的技術(shù)問(wèn)題和解決方案，但卻沒(méi)有考慮該技術(shù)解決方案是否主張保護(hù)的問(wèn)題。
合議庭法官發(fā)現(xiàn)，初級(jí)法官?zèng)]有對(duì)核心問(wèn)題進(jìn)行任何分析，核心問(wèn)題是發(fā)明是已經(jīng)在實(shí)施中，還是僅僅是將“方案‘投入’計(jì)算機(jī)技術(shù)”的方法。法官?gòu)?qiáng)調(diào)了在不進(jìn)行進(jìn)一步法律分析的情況下就采納專(zhuān)家意見(jiàn)的存在風(fēng)險(xiǎn)，并指出在評(píng)估制造方式時(shí)采用法律方法理解發(fā)明的重要性。
關(guān)于通用軟件
該決定表明，一般常識(shí)僅適用于解釋說(shuō)明書(shū)，但不能作為使用“通用軟件”或計(jì)算機(jī)的證據(jù)。相反，法官認(rèn)為這些術(shù)語(yǔ)只是對(duì)具備基本的、典型的或眾所周知功能的計(jì)算機(jī)的參考，而不是該領(lǐng)域的常識(shí)。
根據(jù)Encompass案的裁決，法官們考慮了Rokt所主張保護(hù)的方法是否使用通用軟件來(lái)實(shí)施。全席庭在Encompass案中指出，該發(fā)明的權(quán)利要求說(shuō)明書(shū)并未定義任何特定的實(shí)施發(fā)明的編程軟件。
根據(jù)這種解讀，系爭(zhēng)發(fā)明解決的問(wèn)題是如何提高消費(fèi)者的參與度。因此，該解決方案被確定為向與數(shù)字內(nèi)容進(jìn)行互動(dòng)的用戶(hù)提出中間“參與要約”。
關(guān)于營(yíng)銷(xiāo)方案
根據(jù)這些理由，系爭(zhēng)發(fā)明被歸類(lèi)為“營(yíng)銷(xiāo)方案”。在評(píng)估可授予專(zhuān)利的客體時(shí)，這引發(fā)了一個(gè)重要的思考——計(jì)算機(jī)僅僅是執(zhí)行發(fā)明的工具，還是發(fā)明實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)化。
按照Encompass案中提出的方法，法官就說(shuō)明書(shū)中的細(xì)節(jié)得出了驚人相似的結(jié)論：
“在我們看來(lái)，該說(shuō)明書(shū)對(duì)計(jì)算機(jī)硬件或軟件的描述方式并沒(méi)有表明二者中的任何一個(gè)不僅僅是執(zhí)行該方案的工具。”
“該說(shuō)明書(shū)只不過(guò)從最一般的意義角度描述了硬件的體系結(jié)構(gòu)。”
“……根據(jù)說(shuō)明書(shū)中提供的內(nèi)容無(wú)法得出不同的結(jié)論。盡管文字冗長(zhǎng)且詳細(xì)，但是除了參考在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中使用的計(jì)算機(jī)技術(shù)的最一般應(yīng)用之外，它并沒(méi)有描述發(fā)明的特征。”
盡管可以確定該說(shuō)明書(shū)代表了解決市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)問(wèn)題的解決方案，但由于缺乏具體的說(shuō)明，因此實(shí)現(xiàn)解決方案的方法并不涉及使用計(jì)算機(jī)技術(shù)，“即不涉及實(shí)施該方案的工具”。
在與Encompass案進(jìn)行直接比較時(shí)，法官們得出的結(jié)論是，Rokt所要求保護(hù)的發(fā)明等同于執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)方案的方法，并且該發(fā)明僅提供了可使用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)施眾所周知的功能的步驟列表。
這一決定使本案的裁決與可申請(qǐng)專(zhuān)利的客體方面的最新裁決保持一致，并向申請(qǐng)人提出一項(xiàng)非常困難的挑戰(zhàn)，那就是如何確定發(fā)明的概念是一種構(gòu)思，還是具有實(shí)用性的。
Rokt必須在6月18日之前對(duì)該裁決提起上訴。（編譯自www.lexology.com）
翻譯：王丹 校對(duì)：羅先群