某甲公司訴某乙公司、丙公司侵害注冊商標專用權(quán)糾紛案件

【典型意義】

抓住并化解主要矛盾，是做好調(diào)解工作的重要方法。原被告雙方是否能夠?qū)崿F(xiàn)成功調(diào)解，往往取決于若干主要矛盾的有效化解。通過分析案件事實，梳理當事人法律關(guān)系，調(diào)解員可以更有效地抓住調(diào)解工作的主要矛盾，明確各方訴求的主要爭議點，并結(jié)合必要的法律知識儲備，為主要矛盾的化解提出有益建議，進而推動調(diào)解工作的順利開展。

【案情簡介】

甲公司為知名食品生產(chǎn)商，擁有某注冊商標專用權(quán)，且相關(guān)商品在國內(nèi)擁有極高知名度和美譽度。甲公司發(fā)現(xiàn)在某網(wǎng)購平臺、大型超市銷售的部分非甲公司生產(chǎn)的同類食品中，標有與甲公司注冊商標近似的標識，該食品包裝顯示商品委托商為乙公司，受托加工方為丙公司。2018年9月19日，甲公司起訴乙公司、丙公司，訴稱兩公司擅自制造、銷售標有與涉案商標近似標識的商品，致使消費者誤認為涉案商品是甲公司商品，以謀取不正當利益，嚴重損害了甲公司的合法權(quán)益，要求兩公司停止侵害商標權(quán)的行為，并要求兩公司連帶賠償經(jīng)濟損失及合理開支。北京軟件和信息服務(wù)業(yè)協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)糾紛人民調(diào)解委員會（以下簡稱“軟協(xié)人調(diào)委”）接受委托，調(diào)解該案。

【調(diào)解經(jīng)過與結(jié)果】

接受委托后，軟協(xié)人調(diào)委的調(diào)解員與雙方當事人進行了溝通，了解了雙方的調(diào)解意見。經(jīng)初步溝通，了解到乙公司認為其對涉案食品外包裝擁有外觀設(shè)計專利權(quán)，對侵犯商標權(quán)不予承認。而丙公司認為其僅屬于受托加工方，所有商標、包裝等均由乙公司提供，且雙方合同明確約定丙公司不承擔對外商標侵權(quán)責(zé)任，因此不認為其涉嫌侵權(quán)。兩被告均消極應(yīng)對調(diào)解，使得調(diào)解工作陷入僵局。

為了促進調(diào)解成功，調(diào)解員首先查閱并學(xué)習(xí)了《專利法》相關(guān)知識。針對乙公司提出的外觀設(shè)計專利權(quán)問題，調(diào)解員根據(jù)《專利法》的規(guī)定向其解釋，外觀設(shè)計專利不得與他人在先取得的合法商標權(quán)利相沖突。乙公司申請的外觀設(shè)計專利權(quán)在甲公司取得涉案商標權(quán)利之后，即便成功獲得了專利，甲公司也依然有權(quán)請求宣告無效。針對丙方認為的因其受乙方委托加工商品所以不存在侵權(quán)的問題，調(diào)解員從各方法律關(guān)系上進行了說明，打消了丙方的想法，調(diào)動了丙方參與調(diào)解的積極性。

隨后，調(diào)解員又了解到，乙、丙公司的商品還在網(wǎng)絡(luò)上售賣，但是本案中甲公司起訴的只是乙公司在超市出售涉案商品的侵權(quán)行為。因此，調(diào)解員在調(diào)查清楚案件事實的情況下，建議雙方打包調(diào)解，避免再次訴訟。

最后，考慮到乙、丙公司均為經(jīng)濟規(guī)模較小的公司，且乙公司在調(diào)解過程中也表示出消極訴訟的念頭，調(diào)解員建議甲公司從節(jié)約時間成本、訴訟成本，以及及時拿到賠償款的角度，接受降低賠償金額的調(diào)解建議。同時，調(diào)解員也從訴訟對公司法定代表人及高管的影響的角度，說服乙丙公司積極參與調(diào)解。最終在調(diào)解員多次不懈的溝通下，雙方達成了調(diào)解協(xié)議。2019年3月26日，法院出具人民調(diào)解書。

【法律分析】

1.外觀設(shè)計專利不得與他人在先取得的合法商標權(quán)利相沖突。外觀設(shè)計，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所做出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計。外觀設(shè)計專利權(quán)，是《專利法》規(guī)定的專利類型之一。根據(jù)《專利法》規(guī)定，我國外觀設(shè)計專利僅進行形式審查而不進行實質(zhì)審查。本案中，乙公司認為其對涉案食品外包裝擁有外觀設(shè)計專利權(quán)，因此消極應(yīng)對調(diào)解。但根據(jù)《專利法》規(guī)定，外觀設(shè)計專利不得與他人在先取得的包括商標權(quán)在內(nèi)的合法權(quán)利沖突，即便成功獲取專利，也并不影響侵權(quán)事實的認定，且其外觀設(shè)計專利權(quán)存在被宣告無效的風(fēng)險。外觀設(shè)計專利權(quán)與商標權(quán)的保護范圍有近似之處，不可避免地存在交叉重疊，造成了兩者產(chǎn)生沖突。實踐中，判定外觀設(shè)計專利是否與在先商標權(quán)沖突，主要考慮以下幾個方面：（1）涉案專利產(chǎn)品所對應(yīng)的商品與在先商標所使用的商品是否屬于相同或相近種類；（2）涉案專利是否包含在先商標相同或相近似的設(shè)計內(nèi)容；（3）涉案專利是否導(dǎo)致了相關(guān)公眾對該專利與在先商標的混淆。

2.承攬加工方未盡到合理注意義務(wù)加工侵犯注冊商標專用權(quán)商品的，承攬加工方與委托方構(gòu)成共同侵權(quán)。商標權(quán)侵權(quán)屬于一般侵權(quán)責(zé)任，只有行為人主觀上存在過錯，才會承擔相應(yīng)侵權(quán)責(zé)任。就承攬加工關(guān)系而言，承攬加工帶有他人注冊商標的商品的，承攬人應(yīng)當對定作人是否享有注冊商標專用權(quán)進行審查。如果未盡到合理注意義務(wù)，即認定屬于存在主觀過錯，需承擔侵權(quán)責(zé)任。如果行為人能夠證明已盡到合理注意義務(wù)，如證明定作人出示了有效的商標權(quán)利證明，或者在先商標未使用或知名度較低等，則可能免除相應(yīng)責(zé)任。本案中，考慮到甲方同類商品在全國范圍內(nèi)擁有較高知名度，很難認為丙公司盡到了合理注意義務(wù)。

【在先案例索引】

案例1：原告某公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局其他行政行為行政糾紛案。[1]該案中，法院認為，涉案專利包裝袋為跳跳糖的包裝，在先商標的核定使用類別第30類為糖果類，涉案專利包裝袋所裝商品與在先商標核定使用的商品屬于同一種商品。本專利包裝袋在其正面的主要位置設(shè)有一個非常突出醒目的夸張人臉圖案，其人臉圖案的頭部、以及張大的嘴巴與在先商標基本相同，其伸出的舌頭以及眼睛的一大一小、眼睛旁邊的褶皺圖案與在先商標均基本相同，兩者的不同點僅在于涉案專利的眼睛覆有眼皮的設(shè)計，頭部的左右兩側(cè)有手部的設(shè)計，以及嘴巴的下方有斜向的文字框的遮擋，但是所述不同點并不足以影響其主要的臉部以及夸張的嘴巴形成的非常近似的視覺效果。涉案專利包裝袋在其正面醒目位置使用了與在先商標近似的圖案，很容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，誤認為涉案專利的外觀設(shè)計產(chǎn)品來源于商標持有人，損害商標所有人的合法權(quán)益，因此法院認定涉案專利的外觀設(shè)計使用了與在先商標近似的設(shè)計，涉案專利與他人在申請日以前已經(jīng)取得的合法權(quán)利相沖突，不符合《專利法》第二十三條第三款的規(guī)定。

案例2：原告內(nèi)蒙古某公司等與被告山東某公司等侵害注冊商標專用權(quán)、不正當競爭糾紛案。[2]該案中，法院認為雖然山東某公司在與委托公司簽訂的《委托加工協(xié)議》中約定了委托公司擁有加工產(chǎn)品品牌“初萃”及“悠采”的商標權(quán)，委托公司保證其產(chǎn)品品牌不會侵犯任何第三方的注冊商標權(quán)；但其對“河套”系列標識的使用并未盡到相應(yīng)的審查和合理注意義務(wù)。山東某公司作為多年從事面粉加工的企業(yè)，在長期與巴彥淖爾地區(qū)面粉廠合作的情況下，其對“河套”系列商標的知名度理應(yīng)知曉，應(yīng)對委托公司是否有“河套”系列商標進行相應(yīng)的審查。本案中，無證據(jù)證明山東某公司對“河套”系列商標進行了相應(yīng)的審查，故其對涉案商品的商標侵權(quán)行為構(gòu)成共同侵權(quán)。

[1]北京知識產(chǎn)權(quán)法院，（2017）京73行初5843號。

[2]北京市朝陽區(qū)人民法院，（2018）京0105民初13199號。