為加強企業海外知識產權風險防控，為企業“走出去”提供海外知識產權風險預警、糾紛應對指導等定制服務，幫助企業有效應對海外知識產權風險，石嘴山市知識產權局制定《石嘴山市企業知識產權涉外風險防控與預警指南》，進一步為我市企業“走出去”保駕護航，切實提升企業海外知識產權風險防范能力。

一、知識產權涉外風險類型

（一）企業被訴侵犯他人知識產權的風險主要包括：競爭對手、關聯企業或NPE（非專利實施主體）在海外發起的專利、商標訴訟，參展海外展會期間遭遇的知識產權糾紛，美國國際貿易委員會(ITC) 發起的“337”貿易調查等。

（二）企業知識產權被侵犯的風險主要包括：被外國企業搶注商標，被外國企業侵犯專利權、商標權、著作權等。

二、知識產權涉外風險防控策略

企業應建立知識產權風險管控部門和保護管理機制，構建知識產權涉外保護策略。

1、是對產業整體海外知識產權情況進行跟蹤和調查。在企業產品項目立項前進行風險分析，有效降低后期侵權風險。

2、是圍繞主營產品，注冊、申請國際專利、商標和工業品外觀設計等，提前針對主要市場進行知識產權布局。

3、是向國外市場銷售產品或投資時，對目標市場和競爭對手的知識產權情況開展分析評議和風險評估。如：進行FTO（專利自由實施分析）風險排查，排查競爭對手的海外專利、高風險專利等內容，調查NPE 在該行業的活躍程度。

4、是全面梳理和分析產品涉及知識產權狀況，制定知識產權風險規避、糾紛應對方案。如：對有侵權風險的產品進行規避和改進，針對改進的技術方案申請海外專利。

5、是提前聯系當地知識產權機構，儲備海外服務資源。

三、知識產權涉外風險預警和應急預案

（一）涉外風險預警

專利領域：

1.專利保護水平評價。針對目標產品開展技術解析，梳理確認產品包含的全部技術要素；解析自有專利保護范圍，對應分析自有專利對產品技術要素的保護支撐水平。

2.風險專利解析。針對主要海外市場，圍繞產品技術要素開展檢索；解讀風險專利技術方案，確定風險專利的保護范圍。

3.專利風險評價應對。結合企業自身技術保護狀況，從風險概率、可能導致后果等維度評價企業面臨的專利風險；從專利挖掘、規避設計、專利無效等維度制定應對風險的可行性策略。

商標領域：

開展海外商標預警監測工作。通過對產品或服務所在國進行商標檢索和監控，評估侵權風險，對已經發生的搶注等侵權行為及時采取措施。

（二）訴訟應對預案

1.主張不視為侵犯專利權的行為。包括已得到專利權人授權，如專利權用盡、明示或默示許可等情況；在先使用；科學試驗目的的使用；超過損害賠償主張的時效；禁止反悔的情形等。

2.主張沒有侵犯專利權。包括與專利客體不相同和提出專利權無效等。

3.主張專利權不可實施。包括專利權的獲取不公正以及專利權濫用、壟斷等情況。

（三）展會糾紛應對預案

1.展會前準備工作。一是了解展會當地知識產權法律制度、政策，監管機構職權，舉辦地常見維權措施、以往案例等。二是核查展品所屬的專利領域，產品及其包裝上的標志是否侵犯他人的商標權，產品說明書、宣傳資料和廣告資料是否侵犯他人的版權。三是提前準備合法有效地知識產權權屬證明、主體身份證明文件，解決潛在知識產權風險的證明材料，反制他人的材料等。四是查詢與參展產品關聯較大的知識產權是否已在展會舉辦國經海關備案。

2.參展期間被送達臨時禁令的應對措施。一是認真了解禁令的具體內容，申請人是誰、被申請人信息是否正確、禁令依據的知識產權、禁令命令的內容。二是保存好所有相關文件和證據，包括臨時禁令文件、參加展會的證據、與原告企業的過往聯系等。三是認真履行臨時禁令，無論是否認為侵權，都要配合執法履行禁令，撤下被控侵權產品、相關宣傳資料，繳納保證金。四是確認評估侵權狀態，確認己方侵權，協調對方以求達成和解；確認己方不侵權，對臨時禁令提出異議，請求撤銷、提出賠償，發起無效的程序

（四）“337”調查應對預案

“337”調查是指美國國際貿易委員會（簡稱USITC）根據美國《1930年關稅法》第337節（簡稱“337條款”）及相關修正案進行的調查。調查的對象為進口產品侵犯美國知識產權的行為以及進口貿易中的其他不公平競爭。

1.應訴考量。對于“337”調查，積極應訴更為關鍵，因為根據規則，被申請方如不應訴，自動判為敗訴。應訴需考量：是否存在侵權可能、訴訟費用和己方應訴能力。

2.應對策略。在調查期間，對被訴商品或方法進行改造，對新的商品或制造方法進行規避設計；尋求和解，獲取使用許可；提出無效抗辯、提起反訴。

四、海外知識產權維權援助申請流程